실사 통해 법적·사업적 리스크 판단해야…혁신·경쟁력 보호 과정
IP 소유·유효성 확인 및 제3자 권리 침해 가능성 철저히 검토해야
인수·합병(M&A) 거래는 기업이 경쟁력을 확보하고 성장하기 위한 중요한 전략 중 하나다. M&A 과정에서 피인수기업(대상기업)이 보유한 지식재산권(IP)을 확인하고 인수하는 것은 매우 중요하다. IP는 단순한 법적 권리를 넘어 혁신과 기술 경쟁력의 핵심 자산일 뿐만 아니라 기업의 기술력과 브랜드 가치를 반영하는 중요한 요소이기 때문에 M&A 거래에서 IP와 관련해 법적 쟁점을 정확히 파악하고 다뤄야 한다.
대상기업의 IP 인수 관련 쟁점이 명확하게 정리되지 않을 경우 향후 불필요한 법적 분쟁이 발생할 수 있다. 예를 들어 특허나 상표의 소유권이 불분명하거나 제3자의 권리를 침해할 경우 인수기업은 예상치 못한 법적 리스크에 직면할 수 있다. 그러므로 M&A 거래에서 IP의 유효성과 지속 가능성, 이전 및 승계 가능성, 분쟁 가능성 등을 검토하는 것은 필수적이다. 또한 실사를 통해 단순한 자산으로서의 검토를 넘어서 IP를 보호하고 인수 대상기업의 가치를 판단하고 검토할 필요가 있다.
IP의 가치는 점점 더 중요해지고 있으며 특히 기술 기반 기업이나 브랜드 중심 기업의 경우 IP는 그 기업의 전부와 다름이 아닐 정도로 핵심 자산으로 보는 경우가 많다. 그러므로 M&A 거래에서 IP 실사는 인수 대상기업이 보유한 IP의 현황 및 상태를 정확히 파악하고 거래 이후 발생할 수 있는 법적 및 사업적 리스크를 사전에 판단하기 위해 매우 중요한 절차다. IP 실사를 통해 인수인은 대상기업이 IP를 적절하게 보호하고 있는지 확인할 수 있으며 거래 이후 예상되는 문제를 사전에 대비할 수 있다.
실사 과정에서는 대상기업이 보유한 특허·상표·저작권·영업비밀 등의 목록을 정확히 확보하고 각 IP의 소유관계와 법적 유효성을 검토하는 것이 중요하다. 또한 명시적으로 등록된 IP뿐만 아니라 등록되지는 않았지만 가치가 있는 영업비밀과 노하우에 대한 확인을 하는 것이 중요하고 이러한 영업비밀과 노하우에 대한 보호가 적절히 이루어지고 있는지도 확인해야 한다. 그리고 라이선스 계약의 경우 계약 조건과 제한 사항을 면밀히 검토해 인수 후에도 해당 라이선스가 지속적으로 유지될 수 있는지 확인해야 한다. 또한 대상기업이 오픈소스 소프트웨어를 활용하고 있는 경우 해당 소프트웨어의 라이선스 조건이 기업의 사업 운영에 제약을 가하지 않는지 검토해야 한다.
IP 실사는 독립적으로 별도의 실사로 진행되는 경우도 있지만 일반적으로 기업 실사의 일부로 포함되며 M&A 초기 단계에서부터 진행된다. 실사의 주요 절차는 크게 △IP 파악 및 조사 단계 △IP에 대한 법률적·기술적 쟁점 검토 단계 △IP에 대한 리스크 분석 및 평가 단계 △IP에 대한 최종 검토 및 계약 반영 단계 등 크게 네 가지 단계로 나눠서 진행된다.
먼저 IP 파악 및 조사 단계에서는 대상기업이 보유한 IP를 파악하고 조사하는 작업이 이루어진다. 여기에는 등록된 특허권·상표권·저작권·디자인권 등 뿐만 아니라 등록되지 않은 영업비밀·라이선스 계약·노하우·미등록 저작권 등도 포함된다. 이 단계에서 대상기업이 IP와 관련된 분쟁에 휘말린 적이 있는지 또는 제3자로부터 침해 주장을 받은 적이 있는지, 민형사상 문제가 발생한 경우가 있는지, 라이선스 계약 등이 인수 후에도 유효한지 등에 대해서 확인 및 검토해야 한다.
둘째, IP에 대한 법률적·기술적 쟁점 검토 단계에서는 IP의 소유권 및 등록 상태, 각 IP의 유효성 및 보호 범위 등에 대해 검토하고 평가한다. 특허권의 경우 기술적 범위와 권리 범위가 명확한지, 경쟁사와의 권리 침해 가능성이 있는지 여부 등에 대해서 철저하게 검토해야 한다. 상표권의 경우에는 유사 상표가 존재하는지, 저작권의 경우 저작권이 보호되는 범위가 충분한지 등에 대해서 검토해야 한다.
다음 단계인 IP에 대한 리스크 분석 및 평가 단계, IP에 대한 최종 검토 및 계약 반영 단계를 제대로 수행하기 위해서는 IP에 대한 법률적·기술적 쟁점 검토가 제대로 이뤄져야 하므로 매우 중요한 단계라 할 수 있다.
셋째, IP에 대한 리스크 분석 및 평가 단계에서는 두 번째 단계인 법률적·기술적 쟁점 검토 결과를 토대로 법적 리스크를 평가하고 인수 후 예상되는 문제를 검토하고 평가하게 된다. 예를 들어 대상기업이 제3자가 보유하고 있는 특허권 등 IP를 침해하고 있거나 대상기업이 보유하고 있는 핵심 IP의 유효기간이 넉넉하지 않으면 해당 IP의 가치는 높게 평가될 수 없고 인수 후의 이러한 리스크에 대해서 면밀하게 분석해야 한다. 또한 라이선스 계약이 인수 후에도 유효한지, 오픈소스 소프트웨어를 포함하고 있다면 향후 사업을 지속하는 데에 문제는 없는지 등에 대해서도 철저하게 판단해야 한다.
마지막 단계인 IP에 대한 최종 검토 및 계약 반영 단계에서는 IP 실사 결과를 바탕으로 M&A 계약에 반영할 법률적 조건을 검토하고 결정·반영하게 된다. IP에 대한 최종 검토 결과를 M&A 계약(주식매매계약, 주주간 계약 등)의 진술과 보장, 선행조건, 면책, 확약사항 등의 조건에 반영하고 이를 통해 인수인이 M&A 거래의 리스크를 최소화할 수 있다.
IP 실사 과정에서 다양한 법적 및 실무적 쟁점이 발생할 수 있다. 먼저 IP에 대한 소유권 문제가 대표적인 중요 쟁점 중 하나다. 단순히 대상기업이 IP를 독자적으로 보유하고 있고 이와 관련한 별도의 계약을 체결하지 않았거나 직무발명 등의 이슈가 발생할 여지가 없다면 전혀 문제가 되지 않는다. 하지만 대상기업이 IP를 제3자와 공동으로 소유하고 있거나 전용실시권이나 통상실시권 등에 대한 부여계약을 체결한 경우 직무발명 일환으로 발명이 돼 임직원이 발명자와의 권리관계가 복잡하게 얽혀 있는 경우 등의 경우 인수 후에 해당 IP에 대한 권리를 온전하게 행사할 수 있는지 확인해야 한다.
둘째, 제3자의 IP 침해 및 분쟁 가능성에 대한 쟁점이 매우 중요하다. 대상기업이 제3자의 특허권, 상표권, 저작권 등 IP를 침해한 사실이 있는 경우 또는 제3자가 대상기업에 대해 IP 침해 주장을 하고 있는 경우에는 M&A 거래 이후 법적 분쟁으로 이어질 가능성이 크다. 그러므로 대상기업이 보유한 IP가 경쟁사의 IP와 충돌 가능성이 없는지, 민형사상 분쟁이 있는지 또는 분쟁 가능성이 있는지에 대해 철저히 검토해야 한다.
셋째, 라이선스 및 라이선스 계약의 유효성 및 지속 가능성 역시 매우 중요한 법적 쟁점이 된다. 피인수 기업이 제3자와 체결한 라이선스 계약이 인수 후에도 유효한지, 계약 조건이 변경될 가능성이 있는지, 해지 가능성이 있는지 등에 대해서 분석해야 하고 해지 가능성이 있다면 이를 대처할 방법이 있는지 등에 대해서도 검토해야 한다.
넷째, 다양한 국가에서의 IP 보호 및 적용 범위도 중요한 쟁점 중 하나이다. IP은 국가별로 보호 범위가 다르므로 대상기업이 여러 나라에 걸쳐서 다국적 사업을 운영하는 경우 각 나라에서 IP가 유효하게 등록됐고 적절하게 보호되는지 여부를 면밀하게 검토해야 한다. 또한 일부 국가는 특정 기술이나 제품군에 대한 보호가 취약할 수 있으며 이에 따른 법적 리스크를 함께 검토해야 한다. 뿐만 아니라 만약 대상기업이 기술이 '산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률'에 따른 국가핵심기술 등에 해당할 경우에 해외에서의 사업이 제한될 수 있으므로 이러한 쟁점에 대한 분석 역시 중요하다.
IP 실사는 IP 자체에 대한 단순한 법률적 검토를 넘어 대상기업의 경쟁력과 미래 성장 가능성을 평가하는 핵심 절차이며 인수 후 인수인의 법적 리스크를 최소화할 수 있도록 하는 중요한 절차이다. 그러므로 IP 실사 결과에 따라 M&A 계약의 주요 조건이 조정되게 되고 M&A 계약(주식매매계약, 주주간 계약 등)의 선행조건, 진술 및 보장, 확약사항, 면책 조항 등에 구체적인 내용이 반영된다.
M&A 계약서에는 IP 보호를 위해 다양한 조항이 포함돼야 한다. 먼저 진술과 보장(Representations and Warranties) 조항에서 대상기업이 보유한 IP의 상태를 정확히 기재 및 진술하고 이에 대한 보장을 제공해야 한다.
대표적인 진술 및 보장 항목으로는 △대상기업이 해당 IP에 대한 적법한 소유자이고 IP가 유효하다는 사실을 확인하는 것 △해당 IP가 제3자의 권리를 침해하지 않음을 보장하는 것 △기존 라이선스 계약이 유효하며 계약상 위반 사항이 없음을 명시하는 것 △현재 또는 과거에 IP 관련 분쟁이 없었고 향후에도 발생할 가능성이 없다는 점을 확인하는 것 등이다. 만약 대상기업이 특정 IP에 대한 소송이나 분쟁에 휘말린 적이 있다면 해당 소송의 경과와 결과에 대한 내용도 계약서에 상세하게 반영돼야 한다.
선행조건(Conditions Precedent) 조항에서는 M&A 계약이 종결되기 전에 충족해야 할 조건을 기재한다. 대표적인 선행조건으로는 IP에 대한 진술과 보장이 진실되고 정확할 것, 제3자의 IP 침해 소송이 존재하거나 제3자가 침해에 대한 주장을 하는 경우 이에 대해 선행적으로 해결할 것, 기존 라이선스 계약의 승계 여부를 확인하거나 이에 대한 확약서 등을 제출할 것 등이 있다. 핵심 IP에 대한 소유권이 명확하지 않거나 IP에 대한 기존 계약이 법적 분쟁이나 문제를 야기할 가능성이 있는 경우 M&A 계약이 종결되기 전에 선행적으로 해결하는 것이 적절하다.
면책(Indemnification) 조항에는 인수인이 M&A 가래 종결 이후에 제3자로부터 IP 침해 주장을 제기당하거나 민형사상 문제 제기가 있는 경우 매도인이 인수인을 면책시키고 손해배상 책임 등을 부담하는 내용을 포함시키는 경우가 많다. 또한 확약(Covenants) 조항에서는 인수 이후 대상기업이 보유한 IP를 계속 보호하고 유지하기 위한 의무를 규정한다. 예컨대 특정 기간 동안 핵심 연구진의 퇴사 또는 전직을 제한하거나 IP 전략 및 포트폴리오를 유지하기 위한 지속적인 IP 출원 의무 등을 명시하고 기출 유출 방지 의무를 포함시켜 약속받는 경우가 많다. 또한 거래 종결 이후 IP가 계속 유효하게 유지되도록 필요한 법적 조치를 취할 의무를 확약사항에 포함시키는 경우도 많이 있다.
M&A 거래에서 IP 실사는 단순한 법적 검토를 넘어 기업의 혁신과 경쟁력을 보호하는 과정이다. 철저한 IP 실사와 법적 검토를 통해 M&A 거래 후 대상기업의 IP의 가치가 극대화될 수 있도록 해야 한다.
IP는 기업의 핵심 자산으로 M&A 거래에서 특히 중요하게 검토·분석해 M&A 계약에 반영해야 한다. 특히 IP에 대한 소유 여부 및 유효성 여부 등을 명확히 확인하고 제3자 권리 침해 가능성 등을 철저히 검토해 M&A 계약의 진술 및 보장, 선행조건, 면책 및 확약사항 등에 구체적으로 반영해야 한다. 이를 통해 법적 분쟁을 예방해야 한다. IP 관련 분쟁은 기업의 지속 가능성을 위협할 수 있기 때문에 철저한 실사와 법적 보호 조치를 통해 리스크를 최소화해야 한다.
유한새 기자
