상표권 침해에 골머리 앓는 제약사

동국제약, 애경산업과 '마데카' 상표권 분쟁
"관리 안하면 취소가능…특허침해 대비해야"

제약업계가 의약품 상표권을 지키기 위해 분주하다.

동국제약은 현재 애경산업과 상처치료제 '마데카솔' 등의 제품명으로 쓰고 있는 '마데카' 상표권을 두고 법적공방을 이어가고 있다. 분쟁은 애경산업이 지난 2019년 '2080 진지발리스 마데카딘'이라는 치약제품을 출시하면서 촉발됐다.

동국제약은 애경산업을 상대로 민사소송을 제기하고 이와 함께 특허심판원에 상표권 취소 심판을 청구했다. 지난 4월 특허심판원이 동국제약의 청구를 받아들이며 사건이 일단락되는듯 했으나 최근 애경산업이 이에 불복하며 갈등이 재점화됐다.

제약사와 유통업계의 상표권 분쟁이 이번이 처음은 아니다. 

지난 2015년 애경산업은 '이가탄', '이가탄탄' 등의 상표권을 출원 신청하면서 치주염 보조치료제 이가탄의 특허를 가진 명인제약과 분쟁을 빚은 적이 있다. 명인제약은 이듬해 애경산업을 상대로 진행한 특허심판에서 승소하면서 관련 제품출시를 막았다.

또 다른 유통회사인 LG생활건강은 지난 2020년 '로리진'이라는 상표권을 두고 휴온스와 특허분쟁을 벌였다. 휴온스는 LG생활건강이 자사의 치매 치료제 '뉴로리진'과 유사한 성분과 이름의 건강기능식품을 출시해 소비자들에게 혼동을 줄 수 있다며 제기한 특허심판에서 이겨 상표를 지켜내는 데 성공했다.

애경산업은 지난 2019년 '2080 진지발리스 마데카딘 치약'이라는 제품을 출시했다가 최근 동국제약이 반발하자 제품명을 '2080 진지발리스 메디플러스(사진)'로 교체했다. /사진=애경산업

제약사들이 특허 분쟁에 쉽게 노출되는 이유는 의약품 상표권이 일반 제품과 비교해 효능, 안전성 등에 있어 소비자들에게 높은 신뢰를 줄 수 있는 이점이 있기 때문으로 분석된다.

실제 제약업계는 자사의 유명 의약품 상표를 활용한 다양한 생활건강제품을 출시해 시장에서 성과를 내고 있다. 

동국제약이 마데카솔의 마데카 성분을 사용한 화장품 브랜드 '센텔리안24'가 대표적이다. 2015년 발매한 이 브랜드는 출시 9년여만에 누적 매출액 3000억원을 넘겼다. 이를 포함해 '센시안', '덴트릭스' 등 의약품 기반의 생활용품을 판매하는 헬스케어 사업부는 지난 2017년부터 2023년까지 연평균 19.3%의 성장률을 나타냈다.

상표권 관리를 제대로 못해 방어에 실패한 사례도 있다.

애경산업은 명인제약과 이가탄 상표를 두고 다툼을 벌이던 2015년, 명인제약이 양치액을 사용목적으로 출원한 '이가탄 가글'이라는 상표권을 등록 이후 3년 넘도록 사용하지 않은 점을 포착해 또 다른 특허취소 심판을 청구했다. 상표법에 따르면 출원 이후 3년 이상 사용하지 않은 상표권은 무효화할 수 있다. 

특허심판원은 "명인제약이 3년 이내 등록상표의 지정상품 중 어느 하나에 정당하게 사용했음을 입증하지 못했다"며 2016년 애경산업의 손을 들어줬고 명인제약의 상표권은 취소됐다.

이와 반대로 동아에스티는 LG생활건강이 자사의 어린이 건강기능식품 브랜드인 '미니막스'와 유사한 '미니:맥스'라는 상표권을 2013년 등록했으나 3년 이상 사용하지 않은 점을 근거로 2020년 상표권 취소심판을 제기해 승소한 바 있다.

서일효 특허법인 비엘티 변리사는 "상표를 침해하는 이유 중 하나는 기존 유명 제품의 신뢰도를 큰 비용 없이 얻을 수 있기 때문"이라며 "상표가 비슷하면 소비자들이 거부감 없이 제품을 구입하는 등 적은 비용으로 오리지널 상표와 같은 마케팅 효과를 누릴 수 있다"고 했다.

그는 이어 "상표는 사용의무가 있어 3년 이상 이용하지 않으면 취소될 수 있다"며 "제약사들은 등록한 상표를 동일성 있게 사용하고 있는지, 전략적으로 3년이 지나면 재등록을 신청하는 등의 방법으로 만약의 특허분쟁 사태에 대비할 수 있다"고 덧붙였다.

김윤화 (kyh94@bizwatch.co.kr)

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