특허 출원시 주의해야 할 명세서 기재 요건[차효진의 지식재산권 산책]

[지식재산권 산책]

 
특허제도는 발명을 일반에게 공개한 대가로서 발명자에게 일정기간의 독점권을 부여하는 것이다. 그런데 만일 발명자가 명세서에 발명의 내용을 상세하게 기재하지 않아 기술자가 해당 발명이나 기술적 구성을 파악할 수 없게 된다면 결국 발명 공개의 효과를 거둘 수 없게 된다.

이에 특허법에서는 ‘실시가능요건’을 기재해야 한다고 규정하고 있다. 명세서의 발명 설명에는 기술자가 이를 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다는 의미다.

특허출원서에 첨부하는 명세서는 발명의 기술적 내용을 공개하는 기술문헌으로서 역할을 하게 된다. 따라서 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 봤을때 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는지 알 수 있도록 관련 내용 기재를 요구하는 것이다.

해당 발명이 관련 분야 기술의 혁신을 이룬 것이거나 혹은 큰 상업적 성공을 가져온 것이라고 하더라도 명세서를 통해 해당 발명을 제대로 이해할 수 없다면 그 발명은 명세서 기재 요건 위반으로 무효가 된다.

발명의 실시가능요건 충족 여부는 발명의 성격이나 기술내용, 발명의 설명의 기재 등 제반 사정을 참작해 판단해야 된다.

과거 발기부전 치료제의 시초이자 발매 시부터 큰 화제가 됐던 화이자의 ‘실데나필(제품명 비아그라)’에 대한 용도특허의 경우 전 세계적으로 등록돼 강력한 특허로 인식됐다.

그런데 화이자가 출원 당시 명세서에 실데나필을 바람직한 화합물 9종의 후보 물질 중 하나로만 특정하고 실데나필의 구체적인 약리 데이터 등 실험 결과를 명세서에 기재하지 않은 채 출원했다.

이에 특허법원 및 대법원은 모두 “실데나필의 발기성 기능장해의 치료 또는 예방효과를 확인할 수 있는 약리 데이터 등이 나타난 시험사례 또는 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재가 있다고 볼 수 없다”며 명세서 기재 요건을 충족하지 못했다 판단했고 화이자의 발명은 무효가 됐다.

최근 파라미터 발명에 대해서도 명세서 기재 요건 위반으로 무효로 판단한 사례가 있다. 파라미터 발명이란 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용해 발명의 구성요소를 특정한 발명을 의미한다.

판례는 “파라미터 발명의 명세서 기재 요건은 파라미터 발명의 고유한 특성을 감안해 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 봤을 때 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의해 파라미터 발명의 구성과 효과와 관련된 사항을 명확히 이해하고 쉽게 재현할 수 있는지를 중심으로 판단돼야 한다”는 기준을 적용했다.

다결정 실리콘을 생산하는 방법의 발명에서 이를 생산하기 위해 여러 공정변수를 조절하는 형태로 각 파라미터가 정해지게 되는 파라미터 발명에 있어서 명세서로 그 공정변수의 측정 방법이나 공정변수의 값을 알 수 없다는 이유로 발명의 명세서 기재 요건을 충족하지 못했다고 본 것이다.

파라미터 발명은 발명자가 창작하거나 관용 파라미터를 새롭게 구성한 파라미터를 사용한 경우 그 선행발명들을 찾기 어렵다. 따라서 신규성과 진보성을 보다 용이하게 인정받을 수 있어 최근 특허 출원 및 등록이 증가하고 있는 추세다. 그런데 이 경우 발명자는 명세서에 파라미터의 정의나 그 의미, 파라미터의 확인 수단, 그 효과 등을 구체적으로 정확히 기재해야 한다.

발명자는 자신의 발명에 대해 명세서 기재 요건 등을 명확하게 파악해 명세서에 기재함으로써 노력의 결실로 어렵게 완성한 발명이 무효가 되지 않도록 주의를 기울일 필요가 있다.

차효진 법무법인(유) 세종 변호사