"'BURN' 상표', 아무나 쓸 수 없나요" 대법원 '요부' 판단은[서초카페]

A씨는 헬스장, 홈페이지, SNS 등에 'BURN' 마크와 'BURN FITNESS' 표기
'BURN FITNESS' 상표는 이미 B씨가 등록한 상표
대법원 "FITNESS 는 식별력 없지만 BURN은 강한 인상"

[연합뉴스TV 제공]

[파이낸셜뉴스] '(불이) 타오르다'는 뜻의 영어단어 'BURN'을 자유롭게 상표로 쓸 수 있을까. BURN FITNESS라고 쓰는 경우엔 상표권 침해가 될 수 있어 주의가 요망된다. 이미 등록된 상표가 있고, BURN이라는 의미가 상대적으로 강한 인상을 준다는 이유다. 최초 등록된 상표와 외관이 비슷한 것도 법원 판단에 영향을 미친 것으로 보인다. 법원이 '요부' 판단을 어떻게 내릴 것인지가 쟁점이었다.

대법원 1부(주심 김선수 대법관)는 상표법 위반 혐의로 기소된 A씨 상고심에서 무죄를 선고한 원심을 깨고 사건을 창원지법에 돌려보냈다고 13일 밝혔다.

창원에서 '번 피트니스'를 운영한 A씨는 2020년 2월부터 2021년 8월까지 자신의 헬스장과 홈페이지, SNS 등에 'BURN' 마크와 'BURN FITNESS'를 표기했다. 그런데 이 'BURN FITNESS'라는 상표는 2020년 1월 B씨가 상표로 등록한 상태라 A씨는 상표권 침해 혐의로 기소됐다.

이에 대해 1심과 2심은 A씨에게 무죄를 선고했다. 상표 등록된 'BURN FITNESS'와 A씨가 사용한 상표를 전체적으로 봤을 때 유사성이 크지 않아 일반 수요자 등이 오인·혼동을 일으킬 가능성이 크지 않다고 봤다.

그러나 대법원 판단은 달랐다. A씨와 B씨 헬스장 상표 '요부(essential part)'가 사실상 같다고 봤다. 요부란 수요자에게 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 해 상품의 출처표시 기능을 수행하는 것으로, 요부인지 여부는 그 부분이 강한 인상을 주는지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는지 등을 따져봐야 한다고 했다.

즉, 'FITNESS'에는 식별력이 없지만 'BURN'은 상대적으로 강한 인상을 주고 전체 상표에서 차지하는 비중도 낮지 않다는 것이 대법원 판단이다.

대법원은 "A씨가 사용한 'BURN' 표장은 B씨의 등록상표와 외관이 유사하고 모두 '번'으로 호칭돼 관념이 동일하므로 일반 수요자나 거래자에게 상품 출처에 관해 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다"고 판시했다.

대법원은 "원심의 판단에는 상표권 침해에 관한 법리를 오해해 판결에 영향을 미친 잘못이 있다"며 파기환송했다.