바이오, 성공적인 미국 시장 진출 위해선 '명품 특허' 필요

기사내용 요약
미 로펌 이기석변호사, '제대로 된 특허'가 수익창출
"특허권 침해 주의 및 보호 범위 넓게 확보해야 유리"

(사진=SK바이오사이언스 제공) *재판매 및 DB 금지

【서울=뉴시스】황재희 기자 = 성공적인 미국 바이오 시장 진출을 위해서는 명품 특허가 필요하다는 지적이 나왔다. ‘아무 특허’가 아닌 ‘제대로 된 특허’를 확보해야 미국에서 수익창출이 가능하다는 설명이다.

5일 대통령소속 국가지식재산위원회가 발간한 ‘BIO-IP ISSUE PAPER’에 따르면, 국내 바이오 기업이 미국 시장에 진출하기 위해서는 타사의 특허를 침해하면 사업의 타격이 크다는 점과 명품 특허가 필요하다는 점, 필요 시 특허 전략을 세울 수 있는 전문가의 도움을 받아야 하는 점 등을 숙지해야 한다.

미국 Harness IP 로펌 이기석 변호사는 ‘성공적인 미국 시장 진출을 위한 바이오 기업의 특허전략’ 보고서를 통해 지적재산권 관련해서는 미국 법률과 한국 법률 간 상이한 부분이 많아 제대로 준비가 필요하다고 지적했다.

이 변호사는 “철저히 준비된 특허는 제품을 견고하게 방어하는 최고의 자산이 되지만, 저급한 특허는 1000억 원 규모의 시장을 잃는 결과로 이어질 수 있다”며 “명품 특허를 만들기 위해서는 철저한 선행 문헌 조사가 우선돼야 한다”고 했다.

자사 기술이 이미 공개된 것과 동일(신규성 요건)하거나, 유사한 변형(진보성 요건)이라면 특허를 받을 수 없다.

이 변호사는 “선행 문헌 조사 없이는 내 것이 타인의 것과 같은 지, 다른 지 알 수 없다는 것은 자명하고, 특허 보호 범위를 잘 설정하기 위해서는 타인이 이미 특허로 선점했는지 확인해야 한다”며 “기술 사업화에 있어서도 타인이 점유하지 않은 영역에 내 특허권을 받아야 희망하는 수익을 얻을 수 있다. 경쟁자가 많은 분야의 사업이라면 관련 특허와 논문이 많을 수 있으므로 선행 문헌 조사를 더욱 철저히 해야 한다”고 강조했다.

또 특허의 보호 범위를 넓게 확보하기 위해서는 한 가지 발명에 대해 집중해 설명하는 것보다 다양한 변형 예시들을 기재하는 것이 바람직하다고 조언했다.

미국 특허법 제112조의 명세서 기재 요건에 대한 최신 심사 및 판결 경향은 넓은 범위의 청구항은 다양한 예시 및 데이터로 뒷받침할 것을 엄격히 요구하는 것이 추세라는 설명이다.

이 변호사는 “작년 글로벌제약사 암젠과 사노피 연방 항소법원(CAFC) 사건을 보면, 암젠 특허가 수만 개의 항체를 커버하는 반면, 몇몇 개의 항체만 명세서에 기재해 전체 범위를 뒷받침하는 기재가 없어 무효라는 판결이 나왔다”며 “암젠 특허는 콜레스테롤 치료를 위한 항체 의약품 ‘레파타’를 보호하는 것인데, 특허 무효로 연 매출 수천억 원인 제품의 보호를 잃게 됐다”고 했다.

범위가 넓은 특허를 받아도 특허 명세서가 충분히 뒷받침되지 못하면 무효가 돼 의미 없는 권리 확보가 되는 셈이다.

또 이 변호사는 미국 시장 진출이 최우선 과제이고, 기술 가치가 높은 상황이라면 미국 특허 실무자에게 출원서 작성을 의뢰하거나 한국에서 작성된 출원서를 수정 받는 것을 고려해야 한다는 조언도 했다. 한국에서 최상의 명세서를 작성했더라도 미국에서는 부족한 부분이 발생할 수 있기 때문이다.

미국법은 판례법에 기반을 두고 있기 때문에 판례로 형성된 무효 사유를 숙지해야만 방어에 유리한 특허 명세서를 작성할 수 있다.

이 변호사는 “또 다른 이유로 미국 방식의 명세서 작성은 라이센싱에서 긍정적인 역할을 하게 되는 점이 있다”며 “상대방이 라이센싱을 하기 전 미국 실무에 비춰 견고한 특허권인지를 검토하기 때문이다. 라이센싱에서 기술의 값어치를 증가시킬 수 있다는 점을 고려하면 미국식 특허 명세서 작성은 투자가치가 있는 옵션”이라고 했다.

다만 법률 비용 등이 부담되는 바이오텍의 경우 비용과 결과 간 균형을 잡는 의사결정이 필요하다고 제언했다. 바이오텍이 대기업과 같은 방식으로 업무를 수행하기란 어렵기 때문이다.

이 변호사는 “균형을 잡는다는 의미는 중요한 포인트를 간과하지 않고 비용 대비 최상의 결과를 얻는 방식을 말하는 것”이라며 “특허는 그 회사의 또 다른 제품 또는 자산이라는 점을 명심해야 한다”고 했다.

그러면서 “기업가가 특허 문제를 모두 챙기기는 어렵지만 타사의 특허를 침해하면 사업의 타격이 크다는 점과 수익창출을 위해서는 제대로 된 특허를 확보하는 것이 필요하다는 이 두 가지를 꼭 기억해야 한다”며 “사업화 단계에서 특허의 중요성이 커지는 점에 비춰 그에 맞는 예산 편성 및 준비를 하는 것도 바람직하다”고 부연했다.

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