SK이노-LG엔솔, '특허무효심판' 두고 또 공방..전문가 "美ITC 판결엔 영향 없어"

[서울=뉴시스] 조인우 기자 = SK이노베이션이 LG에너지솔루션을 상대로 제기한 배터리 특허 무효 심판에 대한 미국 특허심판원(PTAB)의 각하 결정을 두고 양 사가 서로 다른 해석을 내놓으며 공방을 지속하고 있다. 약 한 달 앞으로 다가온 미국 국제무역위원회(ITC)의 배터리 영업비밀 침해 소송의 최종판결을 앞두고 예민함이 극에 달한 모양새다.

미국 특허법 전문가 이창훈 변호사(법무법인 아주)는 18일 뉴시스와의 통화에서 "각 사가 유리한대로 해석하고 있지만 어쨌든 결과는 무효심판 각하"라며 "사유는 ITC와의 중복이기 때문에 양쪽에서 모두 진행하는 것이 소송 경제상 좋지 않다는 것"이라고 봤다.

이 변호사는 "PTAB는 무효심판을 청구하면 본안심리 여부를 먼저 심리한다"며 "이를 통과해야 본안심리를 시작하는데 그 기준은 무효가능성이 있는지 없는지다. 이 기준에 따라 본안심리가 시작되는 비율이 통계상 75~76%, 개시가 된 후 무효가능성이 나오는 비율도 70% 이상"이라고 설명했다.

이 변호사에 따르면 최근 몇년 새 PTAB는 새로운 기준을 추가했다. 이 변호사는 "연방법원이나 ITC 등에서 절차가 진행되고 있어 PTAB의 무효심판이 절차상 중복이라고 판단되는 경우 절차 중복 여부를 가리는 5개 기준을 더해 6개 기준을 적용하는데, 6개 중 3~4개가 해당되면 각하된다"고 했다.

그러면서 "이번에 각하된 SK이노베이션의 무효심판 청구는 무효가능성 여부 뿐 아니라 절차 중복이 이유가 된 게 맞다"고 봤다.

SK이노베이션은 이날 낸 입장문에서 미국 특허청의 중복청구에 대한 정책 변경을 이유로 무효심판 청구가 각하됐다고 주장했다. LG에너지솔루션은 이에 중복청구 각하 건에 대한 기조는 지난 2019년부터 이어졌던 것이라고 반박했다.

이 변호사는 "새 기준을 적용하기 시작한 지 1~2년 밖에 되지 않았고, 그 사이 많은 케이스가 있었지만 아직 특허법원이나 대법원에서 명확해 진 케이스가 없다"며 "심판원에서 다소 과도기적으로 적용하고 있는 상황이고 사안마다 적용하는 기준이 다르고, 어떤 기준을 적용할지부터 PTAB의 재량 사항"이라고 설명했다.

PTAB는 SK이노베이션이 LG에너지솔루션을 상대로 지난해 5~7월 제기한 특허무효심판 청구 8건을 지난해 11월30일과 지난 12일 모두 각하했다. 반면 LG에너지솔루션이 지난해 3월 SK이노베이션의 398 특허를 두고 PTAB에 제기한 특허 무효 심판은 조사가 개시돼 진행 중인 상태다. 최종 결정은 올해 하반기에 나올 예정이다.

또 다른 쟁점이 되는 PTAB의 '무효가능성이 높다'는 언급에 대해서도 이 변호사는 "6개 판단 기준 중 하나로 무효가능성을 판단하기 때문에 무효가능성을 언급한 것"이라며 "통상 '무효가능성이 있다' 수준으로 밝히는데 각하된 건 중 하나에는 '무효가능성이 높다'고 언급했고, 이는 잘 쓰지 않는 표현"이라고 했다.

이를 두고서도 SK이노베이션은 "신청인이 합리적인 무효 가능성을 제시했다는 의견을 명확히 했다"고 받아들인 반면 LG에너지솔루션은 "조사개시 여부 판단의 6개 요소 중 하나는 '청구인이 조사개시를 할 정도의 무효쟁점을 주장했는가'이며, 무효 가능성이 높다는 것이 아니다"고 주장하고 있다.

한편 PTAB의 결정이 ITC의 최종 판결에는 영향을 미치지 못할 전망이다. ITC는 오는 2월10일(현지시간) LG에너지솔루션이 SK이노베이션을 상대로 낸 배터리 영업비밀 침해 소송의 최종 판결을 내린다.

이 변호사는 "PTAB의 판단 내용을 ITC가 참조할 법적인 근거는 없다"며 "일반적으로 ITC의 판결과는 별개"라고 밝혔다.

☞공감언론 뉴시스 join@newsis.com