미국 ITC 판결 앞두고 LG vs SK 국지전 지속

LG에너지솔루션과 SK이노베이션이 2월 미국 국제무역위원회(ITC) 영업비밀침해소송 최종 판결을 앞두고 또 다시 충돌했다. 특허무효심판에 관한 다툼으로 표현이나 해석 하나하나에도 날카롭게 각을 세웠다.

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시작은 美특허심판원 조사 개시 '거절'

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지난 12일 미국 특허청 특허심판원(PTAB)은 SK이노베이션이 지난해 LG에너지솔루션을 상대로 제기했던 특허 무효심판(IPR) 2건에 대해 조사 개시 '거절' 결정을 내렸다. 지난해 11월 특허 무표심판 6건에 대해서도 조사 개시 거절 결정이 내려졌기 때문에 총 8건의 청구가 기각됐다.

LG에너지솔루션은 2019년 4월 SK이노베이션에 대해 ITC에 영업비밀침해 소송을 제기했다. 이후 양사 소송전은 특허전으로까지 전선을 넓혔고 같은 해 9월 ITC 또는 연방법원에 특허 소송을 주고 받았다.

PTAB의 IPR은 이 특허 소송 연장선상에 있다. 업계 관계자는 "통상 A사가 B사에 대해 특허침해 소송을 제기하면, B사는 특허를 침해하지 않았음을 주장함과 동시에 반대로 A사에 대해 해당 특허의 세부 쟁점별로 무효 청구를 진행한다"고 설명했다.

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PTAB 기각 결정 왜?

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관심은 자연스럽게 PTAB의 조사 개시 거절 결정의 배경과 그 의미에 쏠렸다.

LG에너지솔루션은 "효율적으로 무효 판단을 받을 수 있는 PTAB에서의 신청이 모두 각하돼 (SK이노베이션이 방어) 기회를 상실한 것은 명백한 사실"이라고 주장했다.

반면 SK이노베이션은 "LG에너지솔루션이 미국 특허청의 정책 변화에 따라 복잡한 미국 소송 절차 중 일부가 진행되지 않는 것을 마치 실체법적으로 자사에 유리한 판단이라 왜곡하며 호도했다"고 맞섰다.

SK이노베이션에 따르면 지난해 9월24일 미국 특허당국이 ITC 소송과 중복 청구된 건을 개시하지 않겠다고 밝혔다. ITC에서 현재 특허소송이 진행 중인 관계로 특허침해 여부는 물론 특허무효 여부까지도 ITC로 창구가 일원화돼 가려지게 될 것이란 의미다.

SK이노베이션의 IPR 8건 청구시점은 지난해 5~7월로 정책변화 발표(9월)가 있기 전이었다.

SK이노베이션 관계자는 "IPR 청구일로부터 조사개시 여부 결정까지 약 6개월이 소요된다"며 "PTAB은 미국 특허청장이 정책 발표 발언을 하기 전까지는 ITC소송과 중복된 IPR이라도 100% 조사개시했지만 그 이후 건들은 100% 개시 각하했다"고 부연했다.

한편 LG에너지솔루션이 SK이노베이션에 대해 PTAB에 청구한 IPR 1건은 현재 조사가 개시돼 진행중이다. 이에 대해 SK이노베이션 관계자는 "해당 특허 침해 소송은 ITC가 아닌 연방법원에 제기됐던 건으로 PTAB의 조사 개시 결정 후 연방법원에서의 소송 절차가 중단됐다"며 "중복된 사례가 아니기 때문에 PTAB에선 조사가 그대로 진행중"이라고 설명했다.

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'반박, 또 반박'…양사 '신경전' 계속

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PTAB의 조사 개시 여부의 결정이 실제 특허 침해 여부를 가리는 것은 아니다. 그럼에도 양사는 사소한 표현하나에도 예민한 분위기다.

SK이노베이션은 특히 PTAB의 조사 개시 거절 자체가 자사에 불리한 판단이 아니란 점을 강조했다.

SK이노베이션은 "PTAB은 SK가 낸 IPR 신청에 각하 결정을 하면서도 '신청인이 합리적인 무효 가능성을 제시했다'는 의견을 명확히 했으며 쟁점 특허인 517 특허에 대해서는 '강력한 무효 근거(a reasonably strong case on unpatentability)를 제시'했다는 의견을 분명히 했다"고 주장했다.

이어 "3년차로 접어든 소송으로 국민들의 우려와 피로도가 상당히 높다고 판단해 이 소송이 조속히 마무리될 수 있도록 정정당당하게 임하면서 모든 것에 대해 투명하게 진행할 것"이라고 밝혔다.

LG에너지솔루션도 "SK는 PTAB의 의견 중 일부만 발췌해 진실인 것처럼 오도한다"며 "PTAB의 조사개시 여부 판단의 6가지 요소 중 하나인 '청구인이 조사 개시를 할 정도의 무효쟁점을 주장했는가'는 궁극적으로 무효 가능성이 높다는 것이 아니다"고 지적했다. 아울러 "8건의 무효 신청이 각하된 명확한 사실을 놓고 무리한 논쟁을 하는 저의가 매우 의심스럽고 법정에서 명확하게 시시비비를 가려 그 결과에 책임지는 모습을 보여주길 희망한다"고 덧붙였다.

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김성은 기자 gttsw@mt.co.kr

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